Categories: Статьи

Правовые проблемы прекращения действия регистрации товарного знака в Кыргызской Республике в связи с его неиспользованием

Бывают случаи, когда добросовестная компания вложила немало средств для разработки и продвижения своего бренда, а затем подает заявку на его регистрацию в качестве товарного знака в Кыргызской Республике («КР»). Но Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров КР («Кыргызпатент») отказывает в регистрации этого бренда, поскольку в КР уже зарегистрирован или заявлен на регистрацию тождественный или схожий товарный знак другой компании (далее по тексту – «старший товарный знак»). Это неудивительно, поскольку с каждым годом в КР увеличивается количество товарных знаков как местных, так и иностранных компаний и индивидуальных предпринимателей. Так, к началу 2022 года в стране охраняется свыше 11 000 товарных знаков, зарегистрированных по национальной процедуре (подаваемых напрямую в Кыргызпатент), и около 47 000 товарных знаков, охраняемых по международной процедуре (подаваемых через Всемирную организацию интеллектуальной собственности («ВОИC»)). Поскольку в КР право на товарный знак получает тот, за кем приоритет (например, кто первым подал заявку на регистрацию), то неизбежны случаи конфликта заявленного на регистрацию обозначения со старшим товарным знаком.

Что же делать добросовестной компании, которой отказали в регистрации ее бренда? Одним из правовых механизмов для решения этой проблемы является прекращение действия регистрации[1] старшего товарного знака, если он не использовался непрерывно в течение любых трех лет подряд после его регистрации.  Однако будет не все так просто, и компании придется столкнуться в КР с правовыми проблемами[2] аннулирования старшего товарного знака, описанными ниже. Так как в данное время рассматривается проект нового закона КР о товарных знаках, я надеюсь, что законодатель обратит внимание на возникающие сложности, и указанные в данной статье предложения по решению этих проблем[3] будут отражены в новом законе. Также поскольку Пленум Верховного суда КР в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Конституции КР в настоящее время активно работает над предоставлением разъяснений по вопросам судебной практики, являющихся обязательными для всех судов КР, я надеюсь, что указанные в статье проблемы аннулирования товарного знака вследствие его неиспользования и предложения по их решению будут отражены в одном из постановлений Пленума Верховного суда КР по применению законодательства о товарных знаках.

1. Проблема относительно подведомственности и подсудности дел

Согласно Закону КР «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»Закон о ТЗ»), дела об аннулировании товарного знака в связи с его неиспользованием подведомственны судам. Иск подает заинтересованная компания – истец, против правообладателя старшего товарного знака – ответчика.  Кыргызпатент не должен принимать участие в таких делах ни в качестве соистца (так как он не имеет полномочий требовать у суда аннулирования товарных знаков), ни в качестве соответчика (так как не оспаривается решение, действие или бездействие Кыргызпатента). Однако на практике Кыргызпатент привлекают в качестве соответчика, поскольку в законодательстве есть пробел.

Так, согласно общему правилу, предусмотренному как Гражданским процессуальным кодексом КР («ГПК КР») от 1999 года, так и ГПК КР от 2017 года, подсудность дела определяется по месту нахождения ответчика. ГПК КР предусматривает некоторые исключения из этого правила: так, иск к юридическому лицу может предъявляться по месту нахождения его имущества[4] или иск о взыскании алиментов может предъявляться по месту жительства истца. При этом ГПК КР не дает аналогичных исключений для дел относительно интеллектуальной собственности. В связи с чем возникает проблема: если ответчик является иностранной компанией, находящейся, например, на территории Италии и не имеющей в КР филиала или представительства[5], то в какой суд обращаться истцу[6]? Если толковать ГПК КР буквально, то иск придется подавать в суд Италии. Однако по теории это абсурдно, поскольку право интеллектуальной собственности по всему миру имеет территориальный характер, т.е. право на товарный знак действует, охраняется и может быть оспорено только на территории того государства, где такое право предоставлено или признается. Суд Италии не имеет полномочий решать использовался или нет на территории КР товарный знак, зарегистрированный в КР, и тем более его аннулировать. Поэтому чтобы как-то обосновать по закону рассмотрение дела в суде КР, истец указывает, что иск подается по месту нахождения одного из ответчиков – Кыргызпатента, и предъявляет в иске требование к Кыргызпатенту об исключении товарного знака из государственного реестра товарных знаков КР.

До апреля 2020 года указанный способ выхода из правовой неопределенности работал на практике, так как истец мог подавать такие иски в межрайонный суд КР, который был компетентен рассматривать как гражданские (экономические), так и административные дела. Но позже межрайонные суды были упразднены, а рассмотрение гражданских и административных дел было четко разделено. Теперь гражданские дела рассматриваются по первой инстанции в районных судах общей юрисдикции в соответствии с ГПК КР, а административные дела – в специально созданных новых административных судах в соответствии с Административно-процессуальным кодексом КР («АПК КР»). Если в иске имеется требование к какому-либо органу исполнительной власти, то дело должно рассматриваться в административном суде. В связи с этим в настоящее время указание в одном иске требования об аннулировании товарного знака в связи с его неиспользованием[7] и требования к Кыргызпатенту, органу исполнительной власти, об исключении этого товарного знака из государственного реестра является несовместимым. Получается, что как по теории, так и по законодательству КР обосновать привлечение Кыргызпатента в качестве соответчика в таких делах затруднительно.

Рекомендация: Поскольку вопрос о подсудности дел относится к процессуальному праву, необходимо дополнить статью 31 ГПК КР положением, предоставляющим право истцам подавать иски относительно прав интеллектуальной собственности по месту нахождения истца или по месту нахождения Кыргызпатента[8].

 

2. Проблема относительно бремени доказывания

В соответствии со статьей 65 ГПК КР, лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В связи с чем истец обязан вместе с иском предоставить доказательства неиспользования правообладателем его товарного знака, а последний вправе подать возражение на иск с представлением доказательств об обратном. При этом согласно статье 152 ГПК КР непредставление ответчиком письменного возражения на иск не препятствует рассмотрению дела судом.

Такой подход возложения на истца бремени доказывания отрицательного факта – неиспользования товарного знака ответчиком, является неверным, поскольку это весьма затруднительно, а иногда и невозможно собрать истцу такие доказательства.

Если дело касается аннулирования товарного знака, который зарегистрирован в отношении товаров, которые являются предметами роскоши, реализуемыми в эксклюзивных точках продажи, либо товаров, которые до выпуска на рынок должны проходить обязательную регистрацию в компетентных органах (например, лекарства) или маркировку средствами цифровой идентификации (например, алкогольная или табачная продукция), то есть шанс собрать доказательства. Можно обратиться в эксклюзивные точки продажи с просьбой предоставить информацию, реализовывался ли товар с таким товарным знаком либо уточнить у компетентных органов, регистрировали или выдавали ли они код маркировки товару с данным товарным знаком. В отношении других товаров[9] собрать доказательства намного сложнее. Более того, для сбора доказательств в отношении любых товаров требуется помощь лицензированного адвоката, которому по закону лица обязаны предоставлять необходимую информацию[10]. При этом не исключено, что даже адвокату могут отказать в предоставлении необходимой информации, ссылаясь на невозможность разглашения коммерческой или иной охраняемой законом тайны.

Доказать неиспользование товарного знака в отношении услуги обычно невозможно. Выяснить, использовался ли товарный знак при предоставлении услуги, можно в основном только с помощью внутренних документов правообладателя, таких как договоры оказания услуг, акты о приемке услуг, счета на оплату, деловая переписка и т.д., к которым у истца доступа нет. Если по законодательству КР до оказания услуг лицо обязано получить лицензию или разрешение, то можно уточнить у соответствующих компетентных органов, выдавались ли правообладателю лицензия / разрешение на тот вид услуги, в отношении которого зарегистрирован товарный знак. Если правообладателю они не выдавались, то он не имел права оказывать такие услуги, а товарный знак не мог быть использован. Если же правообладатель получал лицензию / разрешение, то такое доказательство имеет только косвенный характер: оно напрямую не подтверждает, оказывал ли фактически правообладатель определенный вид услуги под данным товарным знаком.

Рекомендация: Бремя доказывания в делах по аннулированию вследствие неиспользования товарного знака Европейского союза (EUTM), России и Таджикистана лежит на ответчике – правообладателе. Такой подход является разумным, поскольку правообладателю намного легче подтвердить использование своего товарного знака. Если он не использовал свой знак, то он может собрать доказательства, подтверждающие уважительные причины его неиспользования[11]. Также такой подход снижает временные и финансовые затраты для истца, поскольку ему не требуется проводить исследование рынка на предмет отсутствия использования товарного знака и собирать доказательства, при этом и ответчику это будет не затратно, так как основные доказательства уже имеются у него на руках. В связи с чем необходимо применить такой же поход и в КР путем внесения изменений в Закон о ТЗ.

 

3. Проблема относительно «номинального использования» товарного знака

К сожалению, согласно законодательству и известной судебной практике КР[12], номинальное использование товарного знака считается достаточным для отказа судом в его аннулировании. Под номинальным (искусственным, мнимым) использованием товарного знака имеют в виду его использование с целью сохранения действия регистрации товарного знака без реального намерения его применения на товарах или при оказании услуг. Применяемый в КР подход является некорректным, поскольку допускает оставления в силе «мертвых» товарных знаков, зарегистрированных в целях недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом[13]. Так, какая-нибудь местная недобросовестная компания, которая желает не допустить на рынок КР товар иностранного конкурента, может опередить и зарегистрировать в КР бренд конкурента в качестве товарного знака, а после запретить[14] конкуренту ввоз на территорию КР его товаров, обозначенных таким товарным знаком. Таким образом, реальный производитель товара лишается права продавать свой товар на территории КР. Затем если местная компания фактически не использует этот товарный знак, то в целях сохранения преграды своему конкуренту она может не допустить аннулирования «мертвого» товарного знака, доказав в суде лишь его номинальное использование, например, следующим образом:

  • Согласно части 2 статьи 1110 ГК КР, выдача лицензии на пользование товарным знаком считается его использованием. Пользуясь данным положением, недобросовестный правообладатель может каждые три года или задним числом оформлять лицензионный договор[15] с какой-нибудь третьей компанией, лицензиатом, для подтверждения использования «мертвого» товарного знака. Это подтверждается и судебной практикой: суды КР считают, что достаточно выдачи правообладателем лицензии для недопущения аннулирования товарного знака несмотря на то, что фактически товарный знак не был применен на товарах или при оказании услуг ни самим правообладателем, ни лицензиатом.

В соответствии со статьей 24 Закона о ТЗ лицензионный договор регистрируется в Кыргызпатенте и вступает в силу с даты его регистрации. Без этой регистрации договор считается недействительным. Недобросовестный правообладатель обычно обходит требование данного положения, ссылаясь на часть 3 статьи 19 Сингапурского договора о законах по товарным знакам, согласно которой КР «не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени правообладателя товарного знака в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков»[16]

Согласно Закону о ТЗ, использованием может быть признано применение товарного знака в качестве адреса в сети интернет (доменное имя). К сожалению, суды КР не анализируют: (i) использовалось ли доменное имя в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак (возможно, что к примеру товарный знак «Apple» зарегистрирован в отношении смартфонов и ноутбуков, а на веб-сайте «www.apple.com» предлагаются другие товары или услуги, например, услуги парикмахера), (ii) имеют ли соответствующие потребители КР реальный доступ к данному веб-сайту[17] (т.е. предлагаются ли товары и услуги на веб-сайте на языке потребителей КР – кыргызском и русском, а если веб-сайт позволяет потребителям сделать онлайн заказ товаров и услуг, то распространяется ли такая возможность и на потребителей КР), (iii) имеются ли доказательства того, что действительно определенное количество потребителей КР посещало данный веб-сайт в течение определенного периода времени.

Суды КР не анализируют, является ли использование товарного знака реальным, без цели сохранить только его правовую охрану. Поэтому вполне вероятно, что лишь для поддержания в силе товарного знака и создания видимости его использования правообладатель может произвести и продать единичные экземпляры товара повседневного спроса (например, один раз в течение трехлетнего периода произвести и продать только 10 штук недорогого туалетного мыла) и в суде представить соответствующие доказательства.

Таким образом, правообладатель путем искусственного использования товарного знака создает преграду для вхождения на рынок КР товаров или услуг реального производителя или поставщика услуг.

Рекомендация: В первую очередь необходимо признать часть 2 статьи 1110 ГК КР, согласно которой выдача лицензии считается использованием товарного знака, как утратившую свою силу. Также необходимо отразить в Законе о ТЗ и/или в постановлении Пленума Верховного суда КР следующие основные критерии[18] реального использования товарного знака:

  • Реальным (подлинным, фактическим) использованием товарного знака считается его применение в целях непосредственного введения в гражданский оборот товаров или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Реальным использованием товарного знака не является его использование только в целях сохранения действия регистрации товарного знака. Реальное использование должно соответствовать основной функции товарного знака, которая заключается в том, чтобы позволить потребителям отличать соответственно товары или услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц[19]. Использование товарного знака должно быть публичным, т.е. направленным в отношении потенциальных потребителей. Использование исключительно внутри своей компании или группы компаний не считается реальным использованием товарного знака. Необходимо оценить, использовался ли оспариваемый товарный знак в отношении каждого вида товара и/или услуги, для которых он зарегистрирован и по которым истец требует аннулировать товарный знак.

Доказательства использования товарного знака должны включать информацию, указывающие на место и время его использования. При рассмотрении дела необходимо изучить, действительно ли представленные документы и иные материалы, такие как договоры, счета-фактуры, этикетки, упаковки, прайс-листы, каталоги, фотографии, рекламные объявления и иная информация, содержащаяся в печатных изданиях и на веб-сайтах, отражают использование товарного знака в соответствующей территории в рамках определенного периода времени.

Вопрос о том, считается ли использование товарного знака реальным, зависит от обстоятельств каждого дела, включая (i) характер товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (например, товары повседневного спроса или промышленного назначения, дорогой или дешевый товар), (ii) вид рынка товаров и услуг (например, рынок продовольственных товаров или рынок недвижимости), (iii) территориальный масштаб, а также частота и регулярность использования товарного знака, (iv) размер бизнеса, производственные и маркетинговые мощности правообладателя и т.д. Указанные обстоятельства должны быть оценены только в совокупности, но не по отдельности.

Необходимо учитывать использование товарного знака только на территории КР. При этом товарный знак не обязательно должен использоваться на всей территории КР, чтобы использование было признано реальным. Важно проанализировать, насколько использование товарного знака в определенной части территории КР влияет на внутренний рынок и является ли оно достаточным для сохранения правообладателем своей доли рынка и способствует ли оно коммерчески значимому присутствию соответствующих товаров и услуг на этом рынке. Исходя из вышеуказанного, использование товарного знака только на территории одного города может быть признано реальным, если такой город является большим по площади и численности населения со значительным экономическим влиянием на внутренний рынок.

Невозможно заранее установить количественный порог для оценки подлинности использования товарного знака. Использование товарного знака не всегда должно быть количественно значимым, чтобы считаться подлинным, поскольку это зависит от характера и вида рынка соответствующих товаров и услуг (например, в отношении предметов роскоши и иных дорогостоящих товаров)[20].

Часто бывает, что после регистрации товарного знака правообладатель использует его в несколько измененном виде (например, инверсия цвета, использование строчных букв вместо прописных, пропуск знаков препинания и т.д.). В законодательстве КР не предусмотрено прямого положения[21], регулирующего вопрос, можно ли использование измененного товарного знака считать подлинным. В связи с чем необходимо уточнить, что использование товарного знака в форме, отличной от зарегистрированной, считается реальным использованием, если изменения отдельных элементов товарного знака не меняют его существа. Во всех случаях необходимо оценить, затрагивают ли изменения восприятие товарного знака в целом (общее впечатление) или его основных различительных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов. Если изменения касаются только слабых элементов товарного знака, то использование такого измененного знака может быть признано реальным. Поскольку словесные товарные знаки регистрируются без испрашивания охраны в отношении какого-либо цвета / цветового сочетания, шрифта и размера букв, то использование такого знака с применением определенного цвета, шрифта и размера букв признается реальным использованием при условии, что изменения не затрагивают восприятие товарного знака в целом или его основных различительных элементов.

Заключение: Вышеуказанные правовые проблемы при аннулировании товарного знака вследствие его неиспользования создают много преград для добросовестных компаний, которые желают использовать тот или иной товарный знак на территории КР. В связи с чем необходимо, чтобы законодатель и суды КР обратили свое внимание на данные проблемы. Надеюсь, что рекомендации, отраженные в настоящей статье, помогут им в решении этих проблем.

  Сноски:

[1] Далее по тексту вместо фразы «прекращение действия регистрации» будет использоваться слово «аннулирование».

[2] При этом данная статья не охватывает проблемы касательно (i) доказательства заинтересованности истца в аннулировании товарного знака, (ii) срока неиспользования товарного знака, достаточного для его аннулирования, (iii) даты, начиная с которой имеет силу аннулирование товарного знака вследствие его неиспользования, и (iv) уважительных причин неиспользования ответчиком товарного знака.

[3] В целях разработки таких предложений были изучены положения законодательства Армении, Беларуси, Европейского союза, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в части, касающейся аннулирования товарного знака в связи с его неиспользованием.

[4] По смыслу Гражданского кодекса КР («ГК КР») право на товарный знак не считается имуществом. В связи с чем отпадает возможность подачи иска об аннулировании товарного знака вследствие его неиспользования по месту нахождения имущества ответчика на территории КР.

[5] Согласно ГПК КР, иски, вытекающие из деятельности филиала или представительства юридического лица, могут предъявляться истцом также по месту нахождения филиала или представительства.

[6] Такой проблемы нет, если ответчик является местной компанией. В этом случае истец подает иск в суд КР по месту нахождения ответчика. Интересно, что согласно судебной практике даже в таких делах обычно привлекают Кыргызпатент в качестве соответчика.

Ранее Кыргызпатент в делах по аннулированию товарного знака вследствие его неиспользования поддерживал в суде сторону ответчика. Хорошо, что в настоящее время такая практика забыта и Кыргызпатент не поддерживает чью-либо сторону, а просит переквалифицировать его из соответчика на третье лицо, не заявляющего самостоятельного требования.

[7] По законодательству КР такие дела являются гражданскими (экономическими).

[8] В качестве альтернативы можно было бы передать дела по аннулированию товарного знака в связи с его неиспользованием на рассмотрение Апелляционному совету при Кыргызпатенте, который в отличие от судов КР имеет достаточную специализацию по вопросам интеллектуальной собственности. Такая подведомственность дел не является новшеством в мире: например, товарные знаки Европейского союза (EUTM) и Таджикистана могут быть аннулированы в связи с их неиспользованием на основании решения их патентного ведомства. Однако в 2021 г. КР ратифицировал Договор о товарных знаках ЕАЭС, согласно которому товарный знак ЕАЭС аннулируется вследствие его неиспользования на основании решения суда. Будет неправильно, если национальные товарные знаки и знаки, зарегистрированные через ВОИС, будут аннулироваться на основании решения Апелляционного совета, а товарные знаки ЕАЭС – через суд. В связи с чем в настоящее время в КР отпадает возможность изменения подведомственности таких дел.

[9] Товары, которые не подлежат обязательной регистрации или маркировке в компетентных органах и/или являются товарами повседневного спроса, которые обычно реализуются повсеместно и/или не нуждаются в рекламе и т.д.

[10] Пункт 2 части 1 статьи 25 Закона КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности».

[11] Согласно Закону о ТЗ, при решении вопроса об аннулировании товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные ответчиком доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам, в том числе ограничения, устанавливаемые государством к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак.

[12] Согласно Кыргызпатенту, с 2008 г. по декабрь 2021 г. они принимали участие в 82 судебных делах по аннулированию товарного знака в связи с его неиспользованием (из них 57 исковых заявлений были удовлетворены, 23 – оставили без удовлетворения, а 2 – находились на стадии рассмотрения). Статистики с 1991 г. (с момента провозглашения независимости КР) по 2007 г. не имеется. При этом в Информационно-правовой системе «ТОКТОМ» находятся только 24 судебных решений относительно 20 судебных дел по аннулированию товарного знака в связи с его неиспользованием. В других открытых источниках КР судебных решений по таким делам не имеется.

[13] К сожалению, в настоящее время Закон о ТЗ не предусматривает прямого основания для аннулирования товарного знака, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны такому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом.

[14] Согласно Закону о ТЗ, правообладатель товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать в КР товарный знак без разрешения его правообладателя.

[15] Согласно Закону о ТЗ, право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении одного товара, нескольких или всех товаров, для которых знак зарегистрирован.

[16] Согласно Закону о ТЗ, если вступившим в установленном законом порядке в силу международным договором, участницей которого является КР, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе о ТЗ, то применяются правила международного договора.

[17] Особенно данный вопрос касается тех доменов, которые зарегистрированы не в зоне .KG (например, www.apple.kg), а в иностранных или иных сегментах сети интернет (например, www.apple.ru, www.apple.com и т.д.).

[18] Аналогичные критерии применяются в Армении, Беларуси, Европейском союзе, России.

[19] Часть 1 статьи 2 Закона о ТЗ.

[20] Например, доказательства, подтверждающие, что правообладатель продал в Финляндии 4 оксигенатора в 1998 г., 105 штук в 1999 г. и 12 штук в 2001 г. на общую сумму 19 901,76 евро были признаны достаточным для признания подлинного использования товарного знака Европейского союза, зарегистрированного в отношении оксигенаторов, ввиду дороговизны такого товара на рынке медицинских изделий (10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338).

[21] При этом согласно статье 8 Закона о ТЗ после подачи заявки на регистрацию товарного знака заявитель может внести изменения в заявленное обозначение, которые существенно не изменяют его. Также согласно статье 16 Закона о ТЗ после регистрации товарного знака правообладатель вправе изменить отдельные элементы товарного знака, не меняющего его существа, а после обязан уведомить об этом Кыргызпатент. В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, товарный знак считается измененным по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в обозначение или исключение из него словесного либо основного изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента.

Список источников и литературы:

  1. Конституция КР (введена в действие Законом КР от 5 мая 2021 года № 59);
  2. Административно-процессуальный кодекс КР от 25 января 2017 года № 13;
  3. Гражданский кодекс КР, Часть I, от 8 мая 1996 года № 15;
  4. Гражданский кодекс КР, Часть II, от 5 января 1998 года № 1;
  5. Гражданский процессуальный кодекс КР от 29 декабря 1999 года № 146;
  6. Гражданский процессуальный кодекс КР от 25 января 2017 года № 14;
  7. Закон КР «Об Адвокатуре КР и адвокатской деятельности» от 14 июля 2014 года № 135;
  8. Закон КР «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 14 января 1998 года № 7;
  9. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные постановлением Правительства КР от 27 октября 2011 года № 685;
  10. Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ратифицированный Законом КР от 26 февраля 2021 года № 22;
  11. Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 28 марта 2006 года, ратифицированный Законом КР от 5 апреля 2008 года № 51;
  12. Закон Республики Армения «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» от 31 марта 2000 года № ЗР-41;
  13. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 года № 2181-XII;
  14. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» от 28 сентября 2005 года № 9;
  15. Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456-I;
  16. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4, от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ;
  17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23 апреля 2019 года № 10;
  18. Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 марта 2007 года № 234;
  19. Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 30 августа 2001 года № 267-II;
  20. Guidelines for examination of European Union trademarks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part C, Opposition, 01.03.2021 (Руководство по экспертизе товарных знаков Европейского Союза, Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), Часть C, Оппозиция, 01.03.2021);
  21. Guidelines for examination of European Union trademarks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part D, Cancellation, 01.03.2021 (Руководство по экспертизе товарных знаков Европейского Союза, Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), Часть D, Аннулирование, 01.03.2021).

Патентный поверенный Кыргызской Республики № 40

Ильясова Нурайым

© 2022 Ильясова Н.

() «Оригинальный» контрафакт

Большинство товаров потребляемых на кыргызском рынке импортируются из-за рубежа (импорт превышает экспорт в 3 раза). По данным статистики, основной вид бизнеса это торговля иностранными товарами (18% ВВП) широкого ассортимента, начиная от средств личной гигиены, одежды, гаджетов, продуктов питания, автомобильных запчастей и заканчивая предметами роскоши.

Торговля, как и любой бизнес, относительное рискованное предпринимательство. Ведь можно потерять деньги из-за того, что подведет непроверенный контрагент и поставит некачественный товар или он морально устареет выйдя из моды и станет не интересен потребителю, возможно из-за простоя на закрытой границе товар испортится, или конкурент завезет аналогичный по более низкой цене и бизнесмен не сможет заработать на том товаре в который он вложил деньги. Но среди множества подобных рисков есть те, которые касаются интеллектуальной собственности и которых можно избежать, если быть достаточно осмотрительным и не полагаться на волю случая.

В соответствии с законом, владелец товарного знака охраняемого в Кыргызстане на основании регистрации или в соответствии с международным договором, имеет исключительное право его использовать на всей территории республики, то есть производить, ввозить, хранить, рекламировать или предлагать к продаже товары с нанесенных на них товарным знаком. Нарушением будут являться вышеуказанные действия третьих лиц, если они без согласия владельца товарного знака использует тождественное или схожее до степени смешения с этим знаком обозначение для аналогичных товаров.

Под термином «контрафактный товар» часто понимают подделку или фальсификат, более низкого качества, с нанесенным известным товарным знаком. Но мало кто из предпринимателей осведомлен, что юридически «контрафактом» может оказаться оригинальный товар, купленный у самого производителя и что данный товар могут арестовать на Кыргызской таможне, на складе, в магазине или в контейнере на рынке. Это кажется невероятным, но приведем ряд случаев ниже.

П. 1 ст. 7 Закона КР “О таможенном регулировании в Кыргызской Республике” содержит определение “контрафактные товары” – “товары, содержащие объекты авторского права и смежных прав, прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименований мест происхождения товаров, если изготовление таких товаров, их перемещение через таможенную границу или иные действия с товарами, находящимися под таможенным контролем, влекут за собой нарушение прав правообладателя, охраняемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики”.

1. В начале 2017 года, кыргызские предприниматели занимающиеся импортом и продажей автозапчастей «TOYOTA» узнали, что завозить из за рубежа (кроме стран ЕАЭС) оригинальные запчасти может только назначенный правообладателем импортер. Параллельный импорт, то есть ввоз оригинальной продукции без разрешения признается нарушением прав на товарный знак и контрафактный груз будет приостановлен таможней. При этом запчасти можно приобретать теперь только у импортера по ценам установленным им.

2. В 2012 – 2014 г. известный польский бренд детской одежды «Wojcik» (Войчик) был зарегистрирован в Кыргызстане не самим производителем, а местным предпринимателем, который наравне с другими бизнесменами завозил данную одежду из Европы. Воспользовавшись тем, что польская компания не зарегистрировала свой товарный знак в Кыргызстане, он опередил ее и после получения охранного свидетельства из Кыргызпатента, обрушился с юристами и правоохранительными органами на своих не о чем не подозревавших конкурентов. Тем самым запретил продажу одежды «Wojcik» во многих детских магазинах столицы, став, по сути, единственным ее импортером в страну. Юридически, данные действия имеют все признаки недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением права, так как лишили возможности зарегистрировать товарный знак для одежды, в Кыргызстане, даже самого производителя в 2015 году.

vvojcik10 vvojcik11
Товарный знак 25 класса МКТУ в Польше, России, Казахстане и др. странах принадлежит – Wójcik Fashion Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością приоритет товарного знака 2009 год. Отказ в регистрации в Кыргызстане Товарные знаки в 25 и 35 классах МКТУ в Кыргызстане принадлежат Мустафиной Т.М., приоритет товарного знака 2012 год.

3. Отечественная компания, специализирующаяся на импорте и реализации алкогольной продукции, приобрела в России партию водки премиум сегмента «С серебром» (с серебряным жетоном внутри), но не смогла успешно реализовать ее в Кыргызстане. Причиной явилась появившаяся на рынке местная водка «С серебром» алкогольного холдинга, очень похожая на оригинал, но уже без серебряного жетона внутри и значительно дешевле. При этом алкогольный холдинг зарегистрировал на свое имя товарный знак – бутылку с этикеткой «С серебром», а российская оригинальная водка стала признаваться «контрафактом» в Кыргызстане. В Кыргызском законодательстве отсутствуют нормы позволяющие вернуть товарный знак утерянный в следствии недобросовестной конкуренции, чем пользуются нарушители.

sserebrom10 sserebrom20
В России бутылка – товарный знак принадлежит ООО «СтандартЪ», приоритет май 2014 г. (производится с 2013 г.) В Кыргызстане бутылка – товарный знак зарегистрирован ОсОО «Кыргыз Алко Трейд», приоритет декабрь 2014 г. и уступлен ОсОО «Аю»

4. В 2017 году предприниматели юга Кыргызстана столкнулись с арестом приобретенного ими сока, известных узбекских марок «Сочная долина» и «PRO100sok», на границе. Как выяснилось, бывший кыргызский дистрибьютор, работавший много лет с этими марками, зарегистрировал данные товарных знаки узбекского производителя, на другую свою фирму (с несуществующим адресом), входящую в эту же группу компаний. В результате всю свою задержанную продукцию, предприниматели продали данному «дистрибьютору» по названной им цене. В противном случае их ждал суд и большие убытки. Узбекская компания не смогла в вернуть себе товарные знаки, так как законодательство Кыргызстана не позволяет вернуть себе зарегистрированный агентом товарный знак, как предусмотрено в Парижской конвенции, или аннулировать его по основаниям злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

 SOKI

VIKO ВИКО

СОЧНАЯ ДОЛИНА

PRO100 SOK

Товарные знаки в Узбекистане – СП ООО «INTERSOK» (УЗ), приоритет товарных знаков 2006-2008 г. Товарные знаки в Кыргызстане, Казахстане – ОсОО «Рустэль», приоритет товарных знаков 2011-2012 г.

Это лишь малая часть случаев, с которыми сталкиваются предприниматели неосмотрительно подходящие к проработке вопросов интеллектуальной собственности. Поэтому перед ввозом новой партии товара необходимо провести предварительный поиск по товарным знакам, дабы избежать арест товара или судебного иска по признакам контрафактности. Такой поиск можно провести самостоятельно:

  • по базе товарных знаков Кыргызпатента (http://trademark.patent.kg/);
  • по базе международной регистраций товарных знаков зарегистрированных по мадридской системе (Madrid Monitor);
  • в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности ГТС (на сайте http://www.customs.kg).

Поскольку подобный поиск требует сноровки, знаний в области классификации товаров и услуг, советуем воспользоваться услугами наших патентных поверенных.

Патентный поверенный КР №31 Вандаев А.М.

© 2019 Вандаев А.М.


Смотрите также:

() Аналитическая заметка по поводу запланированного подписания Договора о товарных знаках ЕАЭС

На протяжении последнего десятилетия законодательство Кыргызской Республики (далее «КР») о товарных знаках не совершенствовалось, несмотря на то, что не соответствует ряду положений международных соглашений, одним из которых является Парижская конвенция по охране промышленной собственности, и не позволяет в достаточной мере защитить исключительные права. Все предложения и инициативы в этой сфере оставались без ответа.

Изменениям национального законодательства о товарных знаках быть! Поводом к этому послужит запланированное подписание Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (Далее «Договор о товарных знаках Союза»). Распоряжение Правительства КР об этом было издано 1 июля 2017 года и все это время велась подготовка к исполнению данного договора. В скором времени, как ожидается в конце 2018 года, Кыргызская Республика должна подписать Договор о товарных знаках Союза. Данным международным документом создается новый механизм предоставления правовой охраны товарному знаку сразу во всех пяти странах союза. При этом можно будет подать одну заявку и потратив меньше средств и времени получить регистрацию товарного знака в каждой стране союза одновременно.

Но это еще не все плюсы от планируемого подписания Договора о товарных знаках Союза. Поскольку данный договор предусматривает ряд более благоприятных для правообладателя норм, чем национальное законодательство, то запланировано и обновление последнего, чтобы не создавался диссонанс между положениями о товарном знаке союза и национальной регистрацией регулируемой Законом КР «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее «Закон КР «О товарных знаках»).

По нашему мнению Жогорку Кенеш, должен урегулировать немало положений, некоторые из них мы решили отметить особо:

Физическое лицо, как заявитель. Заявителем а, следовательно, и правообладателем товарного знака союза может быть просто физическое лицо, оно же может ходатайствовать о преобразовании «заявки союза» в национальную заявку. Однако Закон КР «О товарных знаках» предусматривает, что владельцем товарного знака может быть физическое лицо занимающееся предпринимательской деятельностью. Данное расхождение следует устранить в национальном законодательстве и предоставить право подачи заявки физическим лицам. Но данную норму следует вводить обязательно вместе с противодействием злоупотреблению правом либо недобросовестной конкуренцией, которую мы упомянули ниже.

Опубликование заявок. Заявка на товарный знак союза будет публиковаться на официальном сайте в открытом доступе в считанные дни после ее получения. Эта хорошая практика, когда о заявке узнают третьи лица, которые возможно будут возражать против нее и смогут заявить такое несогласие официально. Россия, Белоруссия и Казахстан уже предоставляют доступ к поданным национальным заявкам, в то время как Кыргызпатент необоснованно считает эту информацию конфиденциальной. Локализация данной нормы поможет провести предварительный поиск по поданным заявкам в Кыргызпатент и исключить риски отказа при подаче товарного знака союза.

Сроки. Также стоит уменьшить сроки рассмотрения Апелляционным советом при Кыргызпатенте возражения на отказ в регистрации товарного знака, так как он составляет четыре месяца, вместо предусмотренных трех в Договоре о товарных знаках Союза. Срок который на отводится оплату пошлины за регистрацию знака указан в Договоре – один месяц.

Преобразование заявки и замена регистрации. Необходимо предусмотреть в Законе КР «О товарных знаках» возможность преобразования «заявки союза» в национальную заявку и замены национальной регистрации товарного знака регистрацией товарного знака союза.

Злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция. Кыргызское законодательство не предусматривает порядок признания товарного знака недействительным если действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Обязанность предусмотреть такие меры Кыргызстан взял на себя в рамках пакета ВТО присоединившись к Парижской конвенции (ст. 10 bis. и 10 ter.), но так и не имплементировал предусмотренные нормы. Хочется верить, что в пакет изменений в Закон КР «О товарных знаках» войдет и эта важная норма.

Использование товарного знака, как условие сохранения его регистрации в силе. В п. 2 ст. 16 Договора о товарных знаках Союза изложены условия прекращения охраны товарного знака союза в случае его неиспользования. При этом данный пункт перечисляя виды использования товарного знака не содержит номинального и псевдо-использования заключающегося в государственной регистрации лицензионного договора и только (без фактического производства товаров или оказания услуг под охраняемым обозначением). Надеемся, что Кыргызпатент поставит точку в новелле поощрения злоупотребления правом и предложит Жогорку Кенешу исключить норму «Выдача лицензии на пользование товарным знаком считается его использованием» (п. 2 ст. 1110 ГК КР).

Полагаем, что Договор о товарном знаке Союза и тесное взаимодействие патентных ведомств всех стран ЕАЭС поспособствует унификации и улучшению не только над-, но и национального законодательства в области товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. А Кыргызпатнту и Жогорку Кенешу желаем не ограничиваться формальным редактированием Закона КР «О товарных знаках» обусловленным присоединением к Договору о товарном знаке Союза, а предусмотреть в законе также возможность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и другие меры защиты.

© Алексей Вандаев, 2018


Смотрите также:

Domen vs. Trade mark

В настоящее время в Кыргызской Республике процветает недобросовестная конкуренция, выражающаяся в копировании или подражании наименованиям известных компаний или “обратном захвате” товарных знаков и доменов через институт фирменных наименований. Постараемся дать ответ, как исправить возникшую ситуацию.
  • Алексей Вандаев
Image of

 

firmОтмена в 2016 году Закона КР «О фирменных наименованиях» способствовала возникновению неурегулированности в этой сфере. Ранее после регистрации (создания) компании, она могла обратиться в Кыргызпатент за регистрацией своего фирменного наименования. Но после отмены закона функция регистрации фирменных наименований была передана в сам орган регистрирующий юридические лица – органы юстиции. Направление было правильное, но исполнение породило огромную проблему.

Так на сегодняшний день можно обнаружить множество схожих до степени смешения фирменных наименований в однородных видах деятельности, которые зарегистрированы минюстом.

Для примера в Кыргызской Республике существует ряд обществ с ограниченной ответственностью, где основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий» со следующими названиями:

  • МегаСтрой
  • Мега Строй ЛТД
  • Мегастрой Кей Джи
  • Мега Строй Компани
  • Мегастройсервис
  • Мегастройтехсервис
  • Омега строй
  • АртМегаСтрой
  • Мега Строй Плюс
  • Megastroi (Мега Строй)
  • Элит Мега Строй

Ознакомиться с базой данных юридических лиц можно тут >>>

Из приведенного списка, очевидно, что работая на одном рынке и в одной сфере данные компании приводят к смешению с деятельностью друг друга, что мешает добросовестной конкуренции.

Однако с точки зрения закона компания «МегаСтрой», которая была зарегистрирована гораздо раньше других ничего сделать не сможет, так как законодатель отменяя закон КР «О фирменных наименованиях» не урегулировал эту сферу.

В п. 3 ст. 1104 ГК КР (в редакции от 23 июля 2016 года) сказано, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, аналогичного фирменному наименованию другого юридического лица, ранее включенного в единый государственный реестр юридических лиц, филиалов (представительств).

Под понятием «аналогичное фирменное наименование» законодатель имеет ввиду тождественное наименование, то есть совпадающее во всех элементах кроме цифр, знаков препинания и символов. Следовательно, указание наименования со сдвоенной гласной или согласной или добавлением вида деятельности и другого элемента сделает схожее фирменное наименование формально уникально-новым. Это узаконивает нарушениеисключительных прав. Вследствие чего такой институт средств индивидуализации, как “фирменное наименование” перестает выполнять свою функцию.

Решение: Эта формулировка лишает правообладателя возможности добиваться справедливости в суде и должна быть заменена в гражданском кодексе на понятие «схожее до степени смешения», которое было ранее в законе «О фирменных наименованиях» и которое используется в интеллектуальной собственности.

 

Вместе с прекращением закона КР «О фирменных наименованиях», необходимо было заполнить образовавшийся «правовой вакуум» и отрегулировать столкновение фирменных наименований с товарными знаками и другими объектами промышленной собственности, чего сделано не было (за исключением общеизвестных товарных знаков).

Теперь, в случае недобросовестной конкуренции, когда зарегистрированное для идентичных товаров или услуг – фирменное наименование ОсОО «Ромашка» с более поздним приоритетом, чем товарный знак «Ромашка» другого правообладателя, не может быть ограничено в использовании. Попросту нет правовых норм, чтобы владелец товарного знака через суд или другим способом обязал изменить фирменное наименование, запретил его использование или возместил убытки.

Решение: урегулировать в гражданском кодексе столкновение объектов интеллектуальной собственности, отдавая предпочтение по дате приоритета и предусмотреть последствия столкновения.

 

С доменными именами ситуация обстоит еще сложней. Если индивидуальный предприниматель или другое лицо использует в своей деятельности доменное имя и недобросовестный конкурент захочет его отобрать (например, romashka.kg), то для этого всего на всего он может зарегистрировать за три дня фирму ОсОО «Ромашка» заплатив не более 500 сомов. А согласно Порядку использования товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и фирменных наименований в качестве адреса в сети “Интернет” зарегистрированное фирменное наименование является основанием для предъявления претензий владельцу схожего доменного имени. Что в итоге приведет к запрету использования данного домена.

В результате отмена Закона КР «О фирменных наименованиях» и появление правовой неопределенности играет на руку недобросовестным конкурентам, вследствие чего Кыргызпатенту, как органу ведущего политику в области интеллектуальной собственности, необходимо выступить с предложениями о внесении изменений в законодательство. Иначе может пострадать бизнес и потребители.

 

© 2017 Вандаев А.М.


Смотрите также:

() Физическое лицо – как владелец товарного знака и связанные с этим риски

Sorry, this entry is only available in .

() Проблемные вопросы правового регулирования франчайзинга в Кыргызской Республике

 

Принятие государством мер по обеспечению свободы предпринимательства и признанию всех форм собственности обусловило появление новых форм коммерческих отношений, одной из которых является договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга, коммерческая концессия).

Франчайзинг –  система взаимоотношений, заключающаяся в возмездной передаче одной стороной (фирмой, как правило, имеющей ярко выраженный имидж и высокую репутацию на рынке товаров и услуг, именуемый франчайзером / правообладателем) другой стороне (фирме или индивидуальному частному предпринимателю, именуемый франчайзи / правопользователем) средств индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (товарный знак или знак обслуживания, фирменный стиль), технологии ведения бизнеса и другой коммерческой информации, использование, которой другой стороне будет содействовать росту и надежному закреплению  на рынке товаров и услуг [1].  Договор применяется как способ тиражирования успешного бизнеса франчайзера на новой территории, закрепленной за франчайзи, который получает выгоду от наработанного коммерческого опыта и репутации франчайзера. Использование франчайзинга избавляет правообладателя от необходимости открывать представительства и регистрировать новые юридические лица в других областях и странах, а также нанимать дополнительный штат. Для начинающего предпринимателя франчайзинг значительно уменьшает степень предпринимательского риска, так как он не пытается реализовать новую идею, а заимствует уже раскрученную и наиболее удачную. К тому же, франчайзи выступает на рынке «под вывеской» известной фирмы правообладателя и пользуется услугами франчайзера по организации бизнеса. Все это способствует повышению эффективности капиталовложений, и стабильности положения пользователя на рынке товаров и услуг. Франчайзинг часто оказывается лучшим путем к успеху для будущего предпринимателя. Показательным фактом является низкий уровень банкротств компаний, работающих по этой системе. Например, в США после пяти лет деятельности на рынке выживают лишь 23% стартапа, а после десяти лет их остается лишь 18%, в то время как внутри предприятий, работающих по системе франчайзинга, через пять лет распадаются только 8%, а через десять – 10% [2]. Франчайзинговую лицензию предоставляют такие компании, как McDonald`s, Coca-Cola, Toyota, Kentucky Fried Chicken и др. В Кыргызстане на условиях комплексной предпринимательской лицензии функционируют десятки компаний, как Coca-Cola Бишкек Ботлерс, Кодак, Xerox, Amway, Hyatt Regency, Империя пиццы, ADIDAS; компании франчайзи 1С («Interalliance KG», «1C-Катоэкономикс», «ЭлСан»), работающие под единой маркой 1С Франчайзинга; SELA; Торговая сеть магазинов «Каныкей», являющаяся франчайзи ОсОО «Зухра». В силу обозначенного, выявляется необходимость грамотного регулирования договора комплексной предпринимательской лицензии законодательством и устранения пробелов и коллизий норм права, которые могут оказать препятствия в развитии франчайзингового бизнеса в Кыргызстане.   Регулирование договора В Кыргызской Республике, в отличие от Республики Казахстан [3], нет специального нормативного акта, посвященного франчайзингу. Франчайзинг одпадаюет под правовое регулирование главы 44 Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее «ГК КР»). Также он закреплен в качестве особой формы предпринимательства в ст. 5 Закона КР «О защите прав предпринимателей». Представляется, что государственная защита предпринимательской деятельности, основанной на договоре франчайзинга, важна для развития данного гражданско-правового института. Правительство отмечает важность внедрения новых форм предпринимательства и принятия мер для поддержания таковых, как франчайзинг[4]. В числе мер, направленных для поддержания франчайзинга содержатся и предписания о необходимости финансово-кредитной, инвестиционной поддержки и расширения франчайзинга в КР, также подготовки и внесения предложений по системе стимулирования его расширения [5]. К сожалению, все это осталось лишь на бумаге.   Предмет договора Несмотря на то, что предметом договора являются объекты интеллектуальной собственности, ГК КР не содержит отсылочной нормы на применение правил о лицензионном договоре к франчайзинговым отношениям. До 2000 года к договору комплексной предпринимательской  лицензии применялись правила об интеллектуальной собственности, в части не противоречащей основным положениям договора франчайзинга. Но законодатель посчитал эту норму слишком размытой и ничего лучше не нашел, как просто ее исключить.  Теперь, существенные условия франчайзинга и лицензионного договора заметно отличаются. В частности, для первого договора не требуется указания территории и срока договора, а отсутствие же в лицензионном договоре информации о территории или его сроке влечет отказ в его регистрации в патентном ведомстве (в Кыргызпатенте), что приведет в результате к недействительности лицензионного договора.  Следовательно, передача товарных знаков или патентов в рамках договора франчайзинга может быть признана незаконной. В результате приходится находить паритет между лицензионным и франчайзинговым договорами, как говориться «и нашим и вашим» и применять правила раздела V ГК КР «Право интеллектуальной собственности» и соответствующее специальное законодательство о праве на промышленную собственность, защите нераскрытой информации от незаконного пользования, средств индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг.   Фирменное наименование Закон предусматривает, что фирменное наименование в обязательном порядке включает в себя указание на организационно-правовую форму [6]. Следовательно, согласно законодательству, передавая право пользования фирменным наименованием, франчайзер автоматически обязан передать вместе с фирменным наименованием и указание на организационно-правовою форму, а франчайзи, в случае ее отличия, должен произвести реорганизацию путем преобразования в организационно-правовою форму франчайзера. Такая норма попросту не выполнима в силу того, что организационно-правовая форма в разных странах отличается своим названием. Например, кыргызский франчайзи беря комплексную предпринимательскую лицензию в Казахстане у товарищества с ограниченной ответственностью (аналог кыргызского ОсОО) не сможет использовать фирменное наименование франчайзера, а, следовательно, не исполнит свои обязательства по договору [7]. Указание коммерческого обозначения объектом договора вместо фирменного наименования является более приемлемым, что не приводит к каким-либо противоречиям. Тем не менее, здесь нет никакого сомнения, что речь должна идти о коммерческом обозначении,  который мы, как потребители, встречаем на каждом шагу: оригинальные названия магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц, «фирменные заставки» телеканалов, позывные радиостанций и т.д.[8] В Кыргызстане коммерческое обозначение не подпадает под правовое регулирование, но, тем не менее, оно широко используется в бизнесе. В силу п.3. ст. 875 ГК КР договор прекращает свое действие в случае прекращения прав на фирменное наименование, входящего в лицензионный комплекс, без замены его новым.  Значит, представим, что в лицензионный комплекс от франчайзера к франчайзи на основании договора передалось право на использование фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарного знака, объектов, охраняемых патентным законодательством, то при прекращении прав франчайзера  лишь на фирменное наименование прекращается действие всего договора франчайзинга, что порождает некоторые недопонимания. Законодатель дает конституирующее положение фирменному наименованию, несмотря на то, что мировая франчайзинговая практика, апробируемая несколько десятков лет, выделяет обязательными иные объекты, как товарный знак, ноу-хау.   Коммерческая информация Коммерческая информация, указанная в качестве объекта договора франчайзинга,  является широким и многоохватывающим понятием, и может включать в свою систему различные, даже не относящиеся к правоотношениям сторон договора,  тайны, как предоставление права пользования банковской тайной, сведениями о клиентах. Но предоставление этих прав по договору невозможно, поскольку их передача противоречит иным договорам франчайзера, в связи с чем, он нарушает договоренность с третьими лицами о конфиденциальности информации. Ноу-хау (секрет производства) является одной из разновидностей коммерческой тайны, и включает в свою систему строго лишь ту информацию, которая касается дел сторон по правоотношению в организации производства, и не может привести к различным двояким толкованиям, что возможно при передаче такого комплекса тайн, как «коммерческая информация». Возможность его передаваемости приводит к выводу предусмотреть законодателем ноу-хау в качестве объекта договора.  В нормативных актах многих стран, где франчайзинг имеет весьма широкое распространение, ноу-хау является обязательной составляющей договора. Юридически это положение нашло отражение в Директиве ЕЭС № 4087/88. Товарный знак Спорным моментом в ГК КР является то, что законодатель включил товарный знак и знак обслуживания к факультативным объектам, когда по самой идее договора, зародившегося как способ выступления и распространения товаров и услуг под чужим товарным знаком, они являются ядром договора наряду с вышеуказанным ноу-хау[9].   Субъектный состав правоотношения Анализ Кыргызского гражданского законодательства определяет невозможность индивидуальным предпринимателям быть одной из сторон в правоотношениях по договору франчайзинга.  При выступлении индивидуального предпринимателя в качестве франчайзера, законом предполагается, что он должен быть носителем фирменного наименования, предоставление которого является существенным условием договора. В то же время, ГК КР и Закон КР «О фирменных наименованиях» предусматривает, что физическое лицо приобретает и осуществляет права на предпринимательскую деятельность только под своим именем, включающим фамилию, имя и отчество [10].   Регистрация договора Ст. 867 ГК КР предусматривает, что договор на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации в патентном ведомстве. При несоблюдении этого требования договор считается недействительным. Во избежание путаницы необходимо подчеркнуть, что регистрации в силу закона подлежит именно договор на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца и прочих объектов, подпадающих под действие патентного законодательства [11]. Проблема же заключается в том, что из содержания рассматриваемой статьи не вытекает обязанность сторон по регистрации в Кыргызпатенте франчайзинга, если по нему передается право на использование товарного знака. Даже в Положении [12] договор франчайзинга указан в разделе «Изобретения, полезные модели, промышленные образцы», в разделе «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров» упоминание о договоре франчайзинга отсутствует. Но, тем не менее, договор подлежит регистрации в Кыргызпатенте, если по нему передается право пользования товарным знаком и иными средствами индивидуализации. В этом заключается несоответствие де-юре и де-факто.   Правопреемство Относительно того, что в случае смерти лицензиара  его права и обязанности по договору франчайзинга переходят к наследнику (п. 2 ст. 876 ГК КР), нужно отметить, что это правило, по сути, предусмотрено, если стороной в договоре является физическое лицо. Слово смерть означает прекращение жизнедеятельности организма. Оно применимо в отношении живого существа, а юридические лица, как известно, являются искусственными субъектами гражданского права, и слово смерть по отношению к ним не применима. Определить законодателем условие передачи прав и обязанностей сторон договора франчайзинга в случае реорганизации юридического лица новому реорганизованному юридическому лицу, как одного из видов универсального правопреемства,  – не было бы излишним.   В заключение нужно отметить, что франчайзинг служит способом поддержания высоких стандартов обслуживания, производства или сбыта, принятых в деятельности правообладателя, в результате чего, рынок быстро насыщается качественными товарами (работами, услугами). Для государства франчайзинг имеет то значение, что он обеспечивает создание новых рабочих мест, поступление налоговых отчислений за счет плодотворной деятельности сторон франчайзингового договора. Развитие рыночных отношений – это непрерывный процесс нахождения потребностей и их удовлетворения, куда франчайзинг внес свою нескромную лепту, как для самих субъектов, так и государства, что очередной раз подталкивает к необходимости создания всех законодательных условий для его продвижения в Кыргызской Республике.   Автор Бурул Фаридинова под редакцией Алексея Вандаева


[1] Новая экономическая энциклопедия. Румянцева Е. Е. Издание четвертое. М.: Инфа-М, 2011.
[2] Питерс Т. Уотермай Р. В поисках эффективного управления. М.: Прогресс, 2006.
[3] Закон Республики Казахстан «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» от 24.06.2002 №  330-2.
[4] Постановление Правительства КР об отчете государственной комиссии при Правительстве КР по развитию предпринимательства о мерах реализации государственной политики в сфере поддержания развития малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике от 27 июня 2001 года № 269.
[5] Приказ Министерства Внешней торговли и промышленности КР от 29 августа 2001 года № 98 о государственной программе развития предпринимательства в Кыргызской Республике на 2001-2003 годы в целях проведения целенаправленной, согласованной работы государственных, частных, общественных структур в сфере развития предпринимательства, а также реализации норм Закона КР «О защите прав предпринимателей».
[6] Абзац 2 ст. 4 Закона КР «О фирменных наименованиях» от 23 декабря 1999 № 145.
[7] Подпункт 1 статьи 871 ГК КР.
[8] Коммерческим обозначением следует считать любое обозначение (символ, знак), индивидуализирующие предпринимательскую деятельность юридического лица (индивидуального  предпринимателя), и не подпадающее под правовой режим других объектов промышленной собственности (фирменных наименований, товарных знаков, промышленных образцов).
[9] Модельный закон УНИДРУА «О раскрытии информации о франшизе», Руководство ВОИС по франчайзингу, а также, нормы Международной ассоциации франчайзинга предусматривают необходимость передачи товарного знака по договору франчайзинга.
[10] Абзац 5 ст. 4  Закон КР «О фирменных наименованиях» от 23 декабря 1999 № 145.
[11] Пункт 2 статьи 867 ГК КР.
[12] Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименования мест происхождения товаров, предоставления прав на использование наименования мест происхождения товаров, утвержденного постановлением Правительства от 12 июня 1998 г. №346.

() Обзор судебной практики Кыргызстана по вопросам досрочного прекращения регистрации товарного знака

Published on: 05.06.2012
Tags: No Tags
Comments: No Comments

Sorry, this entry is only available in .

() Открытая лекция «Удивительное Право интеллектуальной собственности» в Восточном Университете

Published on: 20.04.2012
Categories: News
Tags: No Tags
Comments: No Comments

Sorry, this entry is only available in .

() Эволюция бренда от имени собственного к имени нарицательному

Published on: 13.03.2012
Tags: No Tags
Comments: No Comments

Sorry, this entry is only available in .

() Как придумать торговую марку своему делу?

Published on: 10.12.2011
Tags: No Tags
Comments: No Comments

Sorry, this entry is only available in .

page 1 of 2 »
Welcome , today is Sunday, 02.10.2022