Тэги: аннулирование товарного знака

Правовые проблемы прекращения действия регистрации товарного знака в Кыргызской Республике в связи с его неиспользованием

Бывают случаи, когда добросовестная компания вложила немало средств для разработки и продвижения своего бренда, а затем подает заявку на его регистрацию в качестве товарного знака в Кыргызской Республике («КР»). Но Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров КР («Кыргызпатент») отказывает в регистрации этого бренда, поскольку в КР уже зарегистрирован или заявлен на регистрацию тождественный или схожий товарный знак другой компании (далее по тексту — «старший товарный знак»). Это неудивительно, поскольку с каждым годом в КР увеличивается количество товарных знаков как местных, так и иностранных компаний и индивидуальных предпринимателей. Так, к началу 2022 года в стране охраняется свыше 11 000 товарных знаков, зарегистрированных по национальной процедуре (подаваемых напрямую в Кыргызпатент), и около 47 000 товарных знаков, охраняемых по международной процедуре (подаваемых через Всемирную организацию интеллектуальной собственности («ВОИC»)). Поскольку в КР право на товарный знак получает тот, за кем приоритет (например, кто первым подал заявку на регистрацию), то неизбежны случаи конфликта заявленного на регистрацию обозначения со старшим товарным знаком.

Что же делать добросовестной компании, которой отказали в регистрации ее бренда? Одним из правовых механизмов для решения этой проблемы является прекращение действия регистрации[1] старшего товарного знака, если он не использовался непрерывно в течение любых трех лет подряд после его регистрации.  Однако будет не все так просто, и компании придется столкнуться в КР с правовыми проблемами[2] аннулирования старшего товарного знака, описанными ниже. Так как в данное время рассматривается проект нового закона КР о товарных знаках, я надеюсь, что законодатель обратит внимание на возникающие сложности, и указанные в данной статье предложения по решению этих проблем[3] будут отражены в новом законе. Также поскольку Пленум Верховного суда КР в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Конституции КР в настоящее время активно работает над предоставлением разъяснений по вопросам судебной практики, являющихся обязательными для всех судов КР, я надеюсь, что указанные в статье проблемы аннулирования товарного знака вследствие его неиспользования и предложения по их решению будут отражены в одном из постановлений Пленума Верховного суда КР по применению законодательства о товарных знаках.

1. Проблема относительно подведомственности и подсудности дел

Согласно Закону КР «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» Закон о ТЗ»), дела об аннулировании товарного знака в связи с его неиспользованием подведомственны судам. Иск подает заинтересованная компания – истец, против правообладателя старшего товарного знака – ответчика.  Кыргызпатент не должен принимать участие в таких делах ни в качестве соистца (так как он не имеет полномочий требовать у суда аннулирования товарных знаков), ни в качестве соответчика (так как не оспаривается решение, действие или бездействие Кыргызпатента). Однако на практике Кыргызпатент привлекают в качестве соответчика, поскольку в законодательстве есть пробел.

Так, согласно общему правилу, предусмотренному как Гражданским процессуальным кодексом КР («ГПК КР») от 1999 года, так и ГПК КР от 2017 года, подсудность дела определяется по месту нахождения ответчика. ГПК КР предусматривает некоторые исключения из этого правила: так, иск к юридическому лицу может предъявляться по месту нахождения его имущества[4] или иск о взыскании алиментов может предъявляться по месту жительства истца. При этом ГПК КР не дает аналогичных исключений для дел относительно интеллектуальной собственности. В связи с чем возникает проблема: если ответчик является иностранной компанией, находящейся, например, на территории Италии и не имеющей в КР филиала или представительства[5], то в какой суд обращаться истцу[6]? Если толковать ГПК КР буквально, то иск придется подавать в суд Италии. Однако по теории это абсурдно, поскольку право интеллектуальной собственности по всему миру имеет территориальный характер, т.е. право на товарный знак действует, охраняется и может быть оспорено только на территории того государства, где такое право предоставлено или признается. Суд Италии не имеет полномочий решать использовался или нет на территории КР товарный знак, зарегистрированный в КР, и тем более его аннулировать. Поэтому чтобы как-то обосновать по закону рассмотрение дела в суде КР, истец указывает, что иск подается по месту нахождения одного из ответчиков – Кыргызпатента, и предъявляет в иске требование к Кыргызпатенту об исключении товарного знака из государственного реестра товарных знаков КР.

До апреля 2020 года указанный способ выхода из правовой неопределенности работал на практике, так как истец мог подавать такие иски в межрайонный суд КР, который был компетентен рассматривать как гражданские (экономические), так и административные дела. Но позже межрайонные суды были упразднены, а рассмотрение гражданских и административных дел было четко разделено. Теперь гражданские дела рассматриваются по первой инстанции в районных судах общей юрисдикции в соответствии с ГПК КР, а административные дела — в специально созданных новых административных судах в соответствии с Административно-процессуальным кодексом КР («АПК КР»). Если в иске имеется требование к какому-либо органу исполнительной власти, то дело должно рассматриваться в административном суде. В связи с этим в настоящее время указание в одном иске требования об аннулировании товарного знака в связи с его неиспользованием[7] и требования к Кыргызпатенту, органу исполнительной власти, об исключении этого товарного знака из государственного реестра является несовместимым. Получается, что как по теории, так и по законодательству КР обосновать привлечение Кыргызпатента в качестве соответчика в таких делах затруднительно.

Рекомендация: Поскольку вопрос о подсудности дел относится к процессуальному праву, необходимо дополнить статью 31 ГПК КР положением, предоставляющим право истцам подавать иски относительно прав интеллектуальной собственности по месту нахождения истца или по месту нахождения Кыргызпатента[8].

 

2. Проблема относительно бремени доказывания

В соответствии со статьей 65 ГПК КР, лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений. В связи с чем истец обязан вместе с иском предоставить доказательства неиспользования правообладателем его товарного знака, а последний вправе подать возражение на иск с представлением доказательств об обратном. При этом согласно статье 152 ГПК КР непредставление ответчиком письменного возражения на иск не препятствует рассмотрению дела судом.

Такой подход возложения на истца бремени доказывания отрицательного факта — неиспользования товарного знака ответчиком, является неверным, поскольку это весьма затруднительно, а иногда и невозможно собрать истцу такие доказательства.

Если дело касается аннулирования товарного знака, который зарегистрирован в отношении товаров, которые являются предметами роскоши, реализуемыми в эксклюзивных точках продажи, либо товаров, которые до выпуска на рынок должны проходить обязательную регистрацию в компетентных органах (например, лекарства) или маркировку средствами цифровой идентификации (например, алкогольная или табачная продукция), то есть шанс собрать доказательства. Можно обратиться в эксклюзивные точки продажи с просьбой предоставить информацию, реализовывался ли товар с таким товарным знаком либо уточнить у компетентных органов, регистрировали или выдавали ли они код маркировки товару с данным товарным знаком. В отношении других товаров[9] собрать доказательства намного сложнее. Более того, для сбора доказательств в отношении любых товаров требуется помощь лицензированного адвоката, которому по закону лица обязаны предоставлять необходимую информацию[10]. При этом не исключено, что даже адвокату могут отказать в предоставлении необходимой информации, ссылаясь на невозможность разглашения коммерческой или иной охраняемой законом тайны.

Доказать неиспользование товарного знака в отношении услуги обычно невозможно. Выяснить, использовался ли товарный знак при предоставлении услуги, можно в основном только с помощью внутренних документов правообладателя, таких как договоры оказания услуг, акты о приемке услуг, счета на оплату, деловая переписка и т.д., к которым у истца доступа нет. Если по законодательству КР до оказания услуг лицо обязано получить лицензию или разрешение, то можно уточнить у соответствующих компетентных органов, выдавались ли правообладателю лицензия / разрешение на тот вид услуги, в отношении которого зарегистрирован товарный знак. Если правообладателю они не выдавались, то он не имел права оказывать такие услуги, а товарный знак не мог быть использован. Если же правообладатель получал лицензию / разрешение, то такое доказательство имеет только косвенный характер: оно напрямую не подтверждает, оказывал ли фактически правообладатель определенный вид услуги под данным товарным знаком.

Рекомендация: Бремя доказывания в делах по аннулированию вследствие неиспользования товарного знака Европейского союза (EUTM), России и Таджикистана лежит на ответчике — правообладателе. Такой подход является разумным, поскольку правообладателю намного легче подтвердить использование своего товарного знака. Если он не использовал свой знак, то он может собрать доказательства, подтверждающие уважительные причины его неиспользования[11]. Также такой подход снижает временные и финансовые затраты для истца, поскольку ему не требуется проводить исследование рынка на предмет отсутствия использования товарного знака и собирать доказательства, при этом и ответчику это будет не затратно, так как основные доказательства уже имеются у него на руках. В связи с чем необходимо применить такой же поход и в КР путем внесения изменений в Закон о ТЗ.

 

3. Проблема относительно «номинального использования» товарного знака

К сожалению, согласно законодательству и известной судебной практике КР[12], номинальное использование товарного знака считается достаточным для отказа судом в его аннулировании. Под номинальным (искусственным, мнимым) использованием товарного знака имеют в виду его использование с целью сохранения действия регистрации товарного знака без реального намерения его применения на товарах или при оказании услуг. Применяемый в КР подход является некорректным, поскольку допускает оставления в силе «мертвых» товарных знаков, зарегистрированных в целях недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом[13]. Так, какая-нибудь местная недобросовестная компания, которая желает не допустить на рынок КР товар иностранного конкурента, может опередить и зарегистрировать в КР бренд конкурента в качестве товарного знака, а после запретить[14] конкуренту ввоз на территорию КР его товаров, обозначенных таким товарным знаком. Таким образом, реальный производитель товара лишается права продавать свой товар на территории КР. Затем если местная компания фактически не использует этот товарный знак, то в целях сохранения преграды своему конкуренту она может не допустить аннулирования «мертвого» товарного знака, доказав в суде лишь его номинальное использование, например, следующим образом:

  • Согласно части 2 статьи 1110 ГК КР, выдача лицензии на пользование товарным знаком считается его использованием. Пользуясь данным положением, недобросовестный правообладатель может каждые три года или задним числом оформлять лицензионный договор[15] с какой-нибудь третьей компанией, лицензиатом, для подтверждения использования «мертвого» товарного знака. Это подтверждается и судебной практикой: суды КР считают, что достаточно выдачи правообладателем лицензии для недопущения аннулирования товарного знака несмотря на то, что фактически товарный знак не был применен на товарах или при оказании услуг ни самим правообладателем, ни лицензиатом.

В соответствии со статьей 24 Закона о ТЗ лицензионный договор регистрируется в Кыргызпатенте и вступает в силу с даты его регистрации. Без этой регистрации договор считается недействительным. Недобросовестный правообладатель обычно обходит требование данного положения, ссылаясь на часть 3 статьи 19 Сингапурского договора о законах по товарным знакам, согласно которой КР «не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени правообладателя товарного знака в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков»[16]

Согласно Закону о ТЗ, использованием может быть признано применение товарного знака в качестве адреса в сети интернет (доменное имя). К сожалению, суды КР не анализируют: (i) использовалось ли доменное имя в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак (возможно, что к примеру товарный знак «Apple» зарегистрирован в отношении смартфонов и ноутбуков, а на веб-сайте «www.apple.com» предлагаются другие товары или услуги, например, услуги парикмахера), (ii) имеют ли соответствующие потребители КР реальный доступ к данному веб-сайту[17] (т.е. предлагаются ли товары и услуги на веб-сайте на языке потребителей КР — кыргызском и русском, а если веб-сайт позволяет потребителям сделать онлайн заказ товаров и услуг, то распространяется ли такая возможность и на потребителей КР), (iii) имеются ли доказательства того, что действительно определенное количество потребителей КР посещало данный веб-сайт в течение определенного периода времени.

Суды КР не анализируют, является ли использование товарного знака реальным, без цели сохранить только его правовую охрану. Поэтому вполне вероятно, что лишь для поддержания в силе товарного знака и создания видимости его использования правообладатель может произвести и продать единичные экземпляры товара повседневного спроса (например, один раз в течение трехлетнего периода произвести и продать только 10 штук недорогого туалетного мыла) и в суде представить соответствующие доказательства.

Таким образом, правообладатель путем искусственного использования товарного знака создает преграду для вхождения на рынок КР товаров или услуг реального производителя или поставщика услуг.

Рекомендация: В первую очередь необходимо признать часть 2 статьи 1110 ГК КР, согласно которой выдача лицензии считается использованием товарного знака, как утратившую свою силу. Также необходимо отразить в Законе о ТЗ и/или в постановлении Пленума Верховного суда КР следующие основные критерии[18] реального использования товарного знака:

  • Реальным (подлинным, фактическим) использованием товарного знака считается его применение в целях непосредственного введения в гражданский оборот товаров или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Реальным использованием товарного знака не является его использование только в целях сохранения действия регистрации товарного знака. Реальное использование должно соответствовать основной функции товарного знака, которая заключается в том, чтобы позволить потребителям отличать соответственно товары или услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц[19]. Использование товарного знака должно быть публичным, т.е. направленным в отношении потенциальных потребителей. Использование исключительно внутри своей компании или группы компаний не считается реальным использованием товарного знака. Необходимо оценить, использовался ли оспариваемый товарный знак в отношении каждого вида товара и/или услуги, для которых он зарегистрирован и по которым истец требует аннулировать товарный знак.

Доказательства использования товарного знака должны включать информацию, указывающие на место и время его использования. При рассмотрении дела необходимо изучить, действительно ли представленные документы и иные материалы, такие как договоры, счета-фактуры, этикетки, упаковки, прайс-листы, каталоги, фотографии, рекламные объявления и иная информация, содержащаяся в печатных изданиях и на веб-сайтах, отражают использование товарного знака в соответствующей территории в рамках определенного периода времени.

Вопрос о том, считается ли использование товарного знака реальным, зависит от обстоятельств каждого дела, включая (i) характер товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (например, товары повседневного спроса или промышленного назначения, дорогой или дешевый товар), (ii) вид рынка товаров и услуг (например, рынок продовольственных товаров или рынок недвижимости), (iii) территориальный масштаб, а также частота и регулярность использования товарного знака, (iv) размер бизнеса, производственные и маркетинговые мощности правообладателя и т.д. Указанные обстоятельства должны быть оценены только в совокупности, но не по отдельности.

Необходимо учитывать использование товарного знака только на территории КР. При этом товарный знак не обязательно должен использоваться на всей территории КР, чтобы использование было признано реальным. Важно проанализировать, насколько использование товарного знака в определенной части территории КР влияет на внутренний рынок и является ли оно достаточным для сохранения правообладателем своей доли рынка и способствует ли оно коммерчески значимому присутствию соответствующих товаров и услуг на этом рынке. Исходя из вышеуказанного, использование товарного знака только на территории одного города может быть признано реальным, если такой город является большим по площади и численности населения со значительным экономическим влиянием на внутренний рынок.

Невозможно заранее установить количественный порог для оценки подлинности использования товарного знака. Использование товарного знака не всегда должно быть количественно значимым, чтобы считаться подлинным, поскольку это зависит от характера и вида рынка соответствующих товаров и услуг (например, в отношении предметов роскоши и иных дорогостоящих товаров)[20].

Часто бывает, что после регистрации товарного знака правообладатель использует его в несколько измененном виде (например, инверсия цвета, использование строчных букв вместо прописных, пропуск знаков препинания и т.д.). В законодательстве КР не предусмотрено прямого положения[21], регулирующего вопрос, можно ли использование измененного товарного знака считать подлинным. В связи с чем необходимо уточнить, что использование товарного знака в форме, отличной от зарегистрированной, считается реальным использованием, если изменения отдельных элементов товарного знака не меняют его существа. Во всех случаях необходимо оценить, затрагивают ли изменения восприятие товарного знака в целом (общее впечатление) или его основных различительных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов. Если изменения касаются только слабых элементов товарного знака, то использование такого измененного знака может быть признано реальным. Поскольку словесные товарные знаки регистрируются без испрашивания охраны в отношении какого-либо цвета / цветового сочетания, шрифта и размера букв, то использование такого знака с применением определенного цвета, шрифта и размера букв признается реальным использованием при условии, что изменения не затрагивают восприятие товарного знака в целом или его основных различительных элементов.

Заключение: Вышеуказанные правовые проблемы при аннулировании товарного знака вследствие его неиспользования создают много преград для добросовестных компаний, которые желают использовать тот или иной товарный знак на территории КР. В связи с чем необходимо, чтобы законодатель и суды КР обратили свое внимание на данные проблемы. Надеюсь, что рекомендации, отраженные в настоящей статье, помогут им в решении этих проблем.

  Сноски:

[1] Далее по тексту вместо фразы «прекращение действия регистрации» будет использоваться слово «аннулирование».

[2] При этом данная статья не охватывает проблемы касательно (i) доказательства заинтересованности истца в аннулировании товарного знака, (ii) срока неиспользования товарного знака, достаточного для его аннулирования, (iii) даты, начиная с которой имеет силу аннулирование товарного знака вследствие его неиспользования, и (iv) уважительных причин неиспользования ответчиком товарного знака.

[3] В целях разработки таких предложений были изучены положения законодательства Армении, Беларуси, Европейского союза, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в части, касающейся аннулирования товарного знака в связи с его неиспользованием.

[4] По смыслу Гражданского кодекса КР («ГК КР») право на товарный знак не считается имуществом. В связи с чем отпадает возможность подачи иска об аннулировании товарного знака вследствие его неиспользования по месту нахождения имущества ответчика на территории КР.

[5] Согласно ГПК КР, иски, вытекающие из деятельности филиала или представительства юридического лица, могут предъявляться истцом также по месту нахождения филиала или представительства.

[6] Такой проблемы нет, если ответчик является местной компанией. В этом случае истец подает иск в суд КР по месту нахождения ответчика. Интересно, что согласно судебной практике даже в таких делах обычно привлекают Кыргызпатент в качестве соответчика.

Ранее Кыргызпатент в делах по аннулированию товарного знака вследствие его неиспользования поддерживал в суде сторону ответчика. Хорошо, что в настоящее время такая практика забыта и Кыргызпатент не поддерживает чью-либо сторону, а просит переквалифицировать его из соответчика на третье лицо, не заявляющего самостоятельного требования.

[7] По законодательству КР такие дела являются гражданскими (экономическими).

[8] В качестве альтернативы можно было бы передать дела по аннулированию товарного знака в связи с его неиспользованием на рассмотрение Апелляционному совету при Кыргызпатенте, который в отличие от судов КР имеет достаточную специализацию по вопросам интеллектуальной собственности. Такая подведомственность дел не является новшеством в мире: например, товарные знаки Европейского союза (EUTM) и Таджикистана могут быть аннулированы в связи с их неиспользованием на основании решения их патентного ведомства. Однако в 2021 г. КР ратифицировал Договор о товарных знаках ЕАЭС, согласно которому товарный знак ЕАЭС аннулируется вследствие его неиспользования на основании решения суда. Будет неправильно, если национальные товарные знаки и знаки, зарегистрированные через ВОИС, будут аннулироваться на основании решения Апелляционного совета, а товарные знаки ЕАЭС – через суд. В связи с чем в настоящее время в КР отпадает возможность изменения подведомственности таких дел.

[9] Товары, которые не подлежат обязательной регистрации или маркировке в компетентных органах и/или являются товарами повседневного спроса, которые обычно реализуются повсеместно и/или не нуждаются в рекламе и т.д.

[10] Пункт 2 части 1 статьи 25 Закона КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности».

[11] Согласно Закону о ТЗ, при решении вопроса об аннулировании товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные ответчиком доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам, в том числе ограничения, устанавливаемые государством к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак.

[12] Согласно Кыргызпатенту, с 2008 г. по декабрь 2021 г. они принимали участие в 82 судебных делах по аннулированию товарного знака в связи с его неиспользованием (из них 57 исковых заявлений были удовлетворены, 23 — оставили без удовлетворения, а 2 — находились на стадии рассмотрения). Статистики с 1991 г. (с момента провозглашения независимости КР) по 2007 г. не имеется. При этом в Информационно-правовой системе «ТОКТОМ» находятся только 24 судебных решений относительно 20 судебных дел по аннулированию товарного знака в связи с его неиспользованием. В других открытых источниках КР судебных решений по таким делам не имеется.

[13] К сожалению, в настоящее время Закон о ТЗ не предусматривает прямого основания для аннулирования товарного знака, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны такому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом.

[14] Согласно Закону о ТЗ, правообладатель товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать в КР товарный знак без разрешения его правообладателя.

[15] Согласно Закону о ТЗ, право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении одного товара, нескольких или всех товаров, для которых знак зарегистрирован.

[16] Согласно Закону о ТЗ, если вступившим в установленном законом порядке в силу международным договором, участницей которого является КР, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе о ТЗ, то применяются правила международного договора.

[17] Особенно данный вопрос касается тех доменов, которые зарегистрированы не в зоне .KG (например, www.apple.kg), а в иностранных или иных сегментах сети интернет (например, www.apple.ru, www.apple.com и т.д.).

[18] Аналогичные критерии применяются в Армении, Беларуси, Европейском союзе, России.

[19] Часть 1 статьи 2 Закона о ТЗ.

[20] Например, доказательства, подтверждающие, что правообладатель продал в Финляндии 4 оксигенатора в 1998 г., 105 штук в 1999 г. и 12 штук в 2001 г. на общую сумму 19 901,76 евро были признаны достаточным для признания подлинного использования товарного знака Европейского союза, зарегистрированного в отношении оксигенаторов, ввиду дороговизны такого товара на рынке медицинских изделий (10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338).

[21] При этом согласно статье 8 Закона о ТЗ после подачи заявки на регистрацию товарного знака заявитель может внести изменения в заявленное обозначение, которые существенно не изменяют его. Также согласно статье 16 Закона о ТЗ после регистрации товарного знака правообладатель вправе изменить отдельные элементы товарного знака, не меняющего его существа, а после обязан уведомить об этом Кыргызпатент. В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, товарный знак считается измененным по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в обозначение или исключение из него словесного либо основного изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента.

Список источников и литературы:

  1. Конституция КР (введена в действие Законом КР от 5 мая 2021 года № 59);
  2. Административно-процессуальный кодекс КР от 25 января 2017 года № 13;
  3. Гражданский кодекс КР, Часть I, от 8 мая 1996 года № 15;
  4. Гражданский кодекс КР, Часть II, от 5 января 1998 года № 1;
  5. Гражданский процессуальный кодекс КР от 29 декабря 1999 года № 146;
  6. Гражданский процессуальный кодекс КР от 25 января 2017 года № 14;
  7. Закон КР «Об Адвокатуре КР и адвокатской деятельности» от 14 июля 2014 года № 135;
  8. Закон КР «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 14 января 1998 года № 7;
  9. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные постановлением Правительства КР от 27 октября 2011 года № 685;
  10. Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ратифицированный Законом КР от 26 февраля 2021 года № 22;
  11. Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 28 марта 2006 года, ратифицированный Законом КР от 5 апреля 2008 года № 51;
  12. Закон Республики Армения «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» от 31 марта 2000 года № ЗР-41;
  13. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 года № 2181-XII;
  14. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» от 28 сентября 2005 года № 9;
  15. Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456-I;
  16. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4, от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ;
  17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23 апреля 2019 года № 10;
  18. Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 марта 2007 года № 234;
  19. Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 30 августа 2001 года № 267-II;
  20. Guidelines for examination of European Union trademarks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part C, Opposition, 01.03.2021 (Руководство по экспертизе товарных знаков Европейского Союза, Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), Часть C, Оппозиция, 01.03.2021);
  21. Guidelines for examination of European Union trademarks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part D, Cancellation, 01.03.2021 (Руководство по экспертизе товарных знаков Европейского Союза, Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), Часть D, Аннулирование, 01.03.2021).

Патентный поверенный Кыргызской Республики № 40

Ильясова Нурайым

© 2022 Ильясова Н.

Компания «SANOFI» vs. Кыргызпатента и компании «World Medicine Ltd.» о признании недействительным решения Апелляционного совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 1 марта 2016 года, Дело № АД-1966/14 мбс1, Надзорное производство № 6-95/16 АД

Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики в составе:

председательствующего: Боронбаевой Д.С.,

судей: Арапбаева Н.М., Осмоналиева К.Т., при секретаре судебного заседания: Абышове Б., с участием: представителя Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики — Байсылдаевой А.Ч. (доверенность от 01.03.2016 г.), представителей Компании «САНОФИ» — Балпановой О.С. и Шакировой С.К. (доверенность от 01.09.2014 г.), представителя Компании «Уорлд Медисин Лтд.» — Ким Ф.Б. (доверенность от 10.02.2016 г.),

рассмотрев в открытом судебном заседании надзорную жалобу Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики на решение межрайонного суда г.Бишкек от 21 ноября 2014 года, которым заявление Компании «САНОФИ» о признании недействительным решения Апелляционного совета при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака и признании недействительной регистрации товарного знака удовлетворено. Признано недействительным решение Апелляционного совета при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики от 31 января 2014 года об отказе в удовлетворении возражения Компании «САНОФИ» против регистрации на территории Кыргызской Республики товарного знака «САНОВИТ SUNOVIT» на имя Компании «Уорлд Медисин Лтд.» (свидетельство № 11729) в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг и регистрации на территории Кыргызской Республики товарного знака «САНОВИТ SUNOVIT» на имя Компании «Уорлд Медисин Лтд.» по свидетельству № 11729. Взысканы с Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики государственная пошлина в доход государства в сумме 1000 сомов и почтовые расходы в сумме 100 сомов (председательствующий судья: Есеналиева Г.Ш.),

на определение судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 2 марта 2015 года, которым решение межрайонного суда г.Бишкек от 21 ноября 2014 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба Компании «Уорлд Медисин Лтд.» без удовлетворения. Взыскана с Компании «Уорлд Медисин Лтд.» в республиканский бюджет государственная пошлина в размере 500 сомов по результатам рассмотрения апелляционной жалобы (председательствующий судья: Горшковская И.В., судьи: Алыбаев А.А., Рыбалкина А.Д. — докладчик),

установила:

Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики, изучив материалы дела, доводы надзорной жалобы, выслушав доклад судьи-докладчика и пояснения сторон, проверив правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, приходит к следующему.

Согласно материалам дела, предварительным решением Отдела экспертизы товарных знаков Управления экспертизы Кыргызпатента от 25 октября 2012 года было отказано в регистрации товарного знака «САНОВИТ SUNOVIT» (словесный) Компании «Уорлд Медисин Лтд.» для товаров 05 класса МКТУ, основанием которого послужило наличие регистрации (заявка № 20060680.3 от 26 декабря 2006 года) товарного знака «САНТОВИТ», для товаров 05 класса МКТУ, принадлежащего АО «Химфарм», Шымкент (KZ).

На указанное решение от Компании «Уорлд Медисин Лтд.» было подано возражение, которое было удовлетворено решением Отдела экспертизы товарных знаков Управления экспертизы Кыргызпатента от 14 января 2013 года и указанный товарный знак Компании «Уорлд Медисин Лтд.» был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики 28 февраля 2013 года.

Имея международные регистрации товарных знаков «sanofi» (словесный) № 674936 с 11 июня 1997 года и «SANOFI» (словесный) № 1094854 с 11 августа 2011 года для товаров 03 и 05 классов МКТУ, 30 сентября 2013 года Компания «САНОФИ» обратилась в Апелляционный совет с возражением о признании регистрации товарного знака «САНОВИТ SUNOVIT» на имя Компании «Уорлд Медисин Лтд.» (свидетельство № 11729) недействительной полностью и прекращении ее действия на территории Кыргызской Республики.

Решением Апелляционного совета от 31 января 2014 года возражение оставлено без удовлетворения, в связи с чем, Компания «САНОФИ» обратилась в суд с настоящим заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанций в обоснование своих выводов об удовлетворении заявления, приняли его доводы, признав их обоснованными.

Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики считает выводы судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, основанными на полном установлении обстоятельств по делу по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, Апелляционный совет в обоснование своего решения об отказе в удовлетворении возражения Компании «САНОФИ» указал, что буквенно-звуковой состав обозначений «САНОВИТ SUNOVIT» и SANOFI» различается существенно, в них отсутствуют фонетическое сходство и смешение, а также отсутствует введение потребителя в заблуждение относительно товара «САНОВИТ SUNOVIT» и его производителя, и пришел к выводу, что доводы возражения Компании «САНОФИ» не соответствуют требованиям пункта 1 части 3 статьи 4 и пункта 1 части 1 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В соответствии с пунктом 57 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2011 года № 685, при определении сходства словесных обозначений, принимаются во внимание звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический) критерии.

Согласно подпункту 1 пункта 57 Правил, звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Товарный знак «САНОВИТ SUNOVIT» — состоит из 14 букв и 14 звуков, 8 согласных и 6 гласных звуков, из двух слов, исполненных на кириллице и латинице, которые читаются и произносятся одинаково как «САНОВИТ» и состоит из трех слогов «СА» — «НО» — «ВИТ» и ударение падает на последний слог. Сопоставленный товарный знак «SANOFI» состоит из 6 букв, 3 согласных и 3 гласных, состоит также из трех слогов «SA» — «NO» — «FI», при этом, для потребителя, не владеющего английским и французским языками, читается и произносится как «САНОФИ» и в этом случае, как правило, ударение также падает на последний слог.

Таким образом, судебная коллегия считает, что для потребителя сопоставленные обозначения по визуальному и фонетическому критериям могут восприниматься сходными до степени смешения.

Потребитель, не имеющий медицинского образования и не владеющий медицинской терминологией, не может различать сравниваемые обозначения по семантическому фактору и при выборе того или иного медицинского препарата, будет преобладать его визуальное и звуковое восприятие.

Кроме того, как следует из материалов дела, Апелляционным советом обжалуемое решение об отказе в удовлетворении возражения Компании «САНОФИ», принято с раздельным мнением его членов, трое из которых остались при особом мнении в поддержку возражения, а трое, в том числе председательствующий, проголосовали против его удовлетворения и судами первой и апелляционной инстанций верно отмечено, что при таких обстоятельствах доводы Апелляционного совета об отсутствии сходности обозначений до степени смешения являются спорными.

На основании изложенного, судебная коллегия также приходит к выводу о наличии сходства сравниваемых товарных знаков до степени смешения для «рядового потребителя» и необоснованности решения Апелляционного совета об отказе в удовлетворении возражения Компании «САНОФИ» против регистрации на территории Кыргызской Республики принадлежащего Компании «Уорлд Медисин Лтд.» товарного знака «САНОВИТ SUNOVIT» и считает решение межрайонного суда г.Бишкек от 21 ноября 2014 года, определение судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 2 марта 2015 года об удовлетворении заявления Компании «САНОФИ» о признании недействительным решения Апелляционного совета подлежащими оставлению в силе, а надзорную жалобу без удовлетворения.

Руководствуясь статьей 348, пунктом 1 статьи 356 и статьей 359 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия,

Постановила:

  1. Решение межрайонного суда г.Бишкек от 21 ноября 2014 года, определение судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 2 марта 2015 года оставить в силе, надзорную жалобу Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики — без удовлетворения.
  2. Постановление вступает в законную силу немедленно после его принятия, является окончательным, обжалованию не подлежит.

Председательствующий Д.Боронбаева. Судьи: Н.Арапбаев, К.Осмоналиев


Смотрите также:

Дело ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» vs. Кыргызпатента и ОсОО «Олтрейд» о признании недействительным решения Апелляционного совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 6 июня 2016 года, Дело № АД-1097/15 мбс 2, Надзорное производство № 6-457/16 АД

Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики в составе:

председательствующего: Мухамеджанова А.Ж.,

судей: Джумашова К.О., Боронбаевой Д.С., при секретаре: Токтогазиеве Р., с участием: представителя ОсОО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад» — Вандаева А.М. (доверенность от 29 декабря 2015 года), представителя Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики — Асылбековой Н.А. (доверенность от 2 октября 2015 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании надзорные жалобы ОсОО «Олтрейд» и Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики на решение Межрайонного суда г.Бишкек от 1 октября 2015 года, которые заявление ОсОО «Координирующий распределительный центр «Эфко-Каскад» удовлетворено. Признано недействительным решение Апелляционного совета при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики от 30 января 2015 года об отказе в удовлетворении возражения ОсОО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад» (судья: Садырова Ч.И.),

и на определение судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 29 февраля 2016 года, которым решение Межрайонного суда г.Бишкек от 1 октября 2015 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы ОсОО «Олтрейд» и Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики — без удовлетворения. Взыскана с ОсОО «Олтрейд» в республиканский бюджет государственная пошлина в размере 500 сом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции (председательствующий: Рыбалкина А.Д., судей: Албанова Дж.К., Мулюкбаева Д.А. — докладчик),

установила:

Рассмотрев надзорную жалобу, изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, дав оценку в совокупности всем имеющимся в деле материалам, проверив правильность применения судами первой и второй инстанции норм материального и процессуального права, судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики приходит к выводу об оставлении в силе решения Межрайонного суда г.Бишкек от 1 октября 2015 года и определения судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 29 февраля 2016 года по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ОсОО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад» обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Апелляционного совета при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики от 30 января 2015 года.

Из материалов дела видно, что 28 мая 2008 года в Кыргызпатент поступила заявка гражданина Ярош И.Г. за № 20080373.3 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «Слобода» для товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ.

1 июня 2009 года экспертизой Кыргызпатента было вынесено решение о регистрации комбинированного товарного знака «Слобода» в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ на имя Ярош И.Г. (свидетельство № 9588).

15 июля 2014 года в Кыргызпатент на регистрацию поступил договор о передаче исключительных прав на товарный знак «Слобода» (свидетельство № 9588), заключенный между Ярош И.Г. и ОсОО «Олтрейд», который зарегистрирован 12 августа 2014 года.

13 ноября 2014 года в Апелляционный совет при Кыргызпатенте поступило возражение от ОсОО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад» против регистрации товарного знака «Слобода» на имя Ярош И.Г.

Решением Апелляционного совета от 30 января 2015 года в удовлетворении возражения ОсОО «ЭФКО-Каскад» было отказано, что и послужило основанием для обращения заявителя в суд.

В обосновании отказа в удовлетворении возражения Апелляционный совет указал, что проверка факта государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя при экспертизе заявки на товарный знак на стадии его регистрации Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики не осуществляется и ответственность за соблюдение заявителем второй части статьи Закона «О товарных знаках» лежит на заявителе.

При этом суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что правом на подачу заявки и регистрацию товарного знака обладают в силу ч.2 ст.3 и ч.1 ст.6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» только юридические лица, а также физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Судебная коллегия считает правильными указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций, так как они соответствуют материалам дела и требованиям закона.

В соответствии с ч.2 ст.3 и ч.1 ст.6 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Заявка на регистрацию товарного знака подается юридическим или физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Из вышеуказанного следует, что правом на подачу заявки и регистрацию товарного знака обладают только юридическое лицо, а также физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Так, в соответствии со ст.58. Гражданского кодекса Кыргызской Республики гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно п. 1.2. 1.3 Положения о порядке государственной регистрации граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя на территории Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июля 1998 года № 404, государственная регистрация индивидуальных предпринимателей носит заявительный характер и заключается в постановке их на учет в качестве хозяйствующего субъекта, выдаче им свидетельства о государственной регистрации с присвоением общереспубликанского идентификационного кода и их включением в Единый государственный регистр статистических единиц. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется в целях удостоверения фактов учета создания и прекращения их деятельности. Индивидуальные предприниматели могут осуществлять свою деятельность после государственной регистрации в территориальных органах государственной статистики по месту их жительства. Индивидуальные предприниматели могут осуществлять свою деятельность без регистрации в территориальных органах государственной статистики при наличии патента, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

Материалами же дела установлено, что Ярош И.Г. не занимался предпринимательской деятельностью с 21 мая 2007 года, что подтверждается письмом Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики от 24 октября 2014 года за № 14-2-8/1540/10097 о ликвидации ИП Ярош И.Г., письмом Аламудунского районного отдела Госстатистики от 20 октября 2014 года за № 1877 и справкой Аламудунского районного управления Социального фонда Кыргызской Республики от 1 декабря 2014 года (т.1 л.д.30-32).

Кроме того, согласно п. 1.1. 3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных постановлением коллегии Кыргызпатента от 27 марта 2003 года № 4, правом на подачу заявки и регистрацию товарного знака в соответствии с частью 2 статьи 3 и частью 1 статьи 6 Закона обладает юридическое лицо, а также физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, т.е. то лицо, которое производит товары, оказывает услуги или занимается посреднической или иной деятельностью в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Заявка представляется по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам. В графе под кодом 71 приводятся сведения о заявителе: полное официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу) или фамилия, имя (и отчество, если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем. Для юридического и физического лица Кыргызской Республики, испрашивающего регистрацию товарного знака, указывается код ОКПО.

При таких обстоятельствах дела, судебная коллегия согласна с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что первоначальная регистрация товарного знака за Ярош И.Г. была произведена Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики в нарушение действующего законодательства Кыргызской Республики, так как заявка Ярош И.Г. не содержала указанного кода ОКПО, свидетельствующего о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того судебная коллегия считает, что суды первой и апелляционной инстанций верно пришли к выводу, что в силу ст.25 Закона «О товарных знаках», регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных частью второй статьи 3 настоящего Закона.

В соответствии с п.1 ст.356 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики, рассмотрев дело в порядке надзора, вправе оставить судебный акт суда первой, апелляционной или кассационной инстанции в силе, а жалобу или представление — без удовлетворения.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики считает решение Межрайонного суда г.Бишкек от 1 октября 2015 года и постановление судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 19 февраля 2015 года законными и обоснованными и не находит оснований для их отмены, в связи чем, указанные судебные акты подлежат оставлению в силе, а надзорные жалобы Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики и ОсОО «Олтрейд» — без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 348, 356, 359 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики,

Постановила:

1. Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 1 октября 2015 года, определение судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 29 февраля 2016 года оставить в силе, надзорные жалобы ОсОО «Олтрейд» и Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики оставить без удовлетворения.

2. Постановление вступает в законную силу немедленно после его принятия, является окончательным, обжалованию не подлежит.

Председательствующий А.Мухамеджанов, Судьи: К.Джумашов, Д.Боронбаева


Смотрите также:

страница 1 из 1
Здравствуйте , сегодня Воскресенье, 07.12.2025